掘金知产,企业品牌价值的守护者!
知产学院

当前位置:首页 > 知产学院

商标转让3个法律风险

掘金知产2017-06-27537

  商标是承载企业商誉和商品声誉的符号载体。商标转让的本质是品牌价值在不同经营者之间的转移,往往通过相关公众心目中对旧品牌的重新关联来实现。形式上,商标转让是商标权人在商标注册证上或商标申请文件上的名义变更;


    实质上,商标转让的是企业的一项重要的无形资产的转让,关系着品牌以及与品牌相关的商品或服务、专业人员、供应链、销售渠道和相关公众对该品牌认知的迁移。因此,商标的转让是一件不那么简单的事情,涉及许多法律问题,既包含商标转让合同的订立和商标行政部门的变更登记;也包括转让过程中商标价值的评估,还包括相应法律风险的识别与防控。


  一、商标转让合同


  商标转让合同是商标转让人为将被许可商标使用权、未注册商标使用权、注册商标专用权或者商标注册申请权等商标权益让渡给商标受让人而订立的合同。


  1、注册商标转让合同


  (1)非要式合同。根据《商标法》第42条规定,注册商标转让合同属于非要式合同,法律并不禁止合同双方以非书面形式达成意思表示一致。


  (2)成立和生效。合同成立是事实问题,对于要约的承诺一旦到达要约发出方,合同成立;合同生效是法律问题,指合同符合法定的生效条件——主体合法、形式合法、内容合法、意思表示真实,该合同便对当事人有法律约束力,合同当事人应该按照合同约定行使权利、履行义务。相应地,注册商标转让合同在商标转让人与受让人达成合意时即成立,成立即生效,除非合同当事人针对合同生效设置条件或期限,或者存在无权代理、合同一方系无权处分抑或系限制行为能力人等导致合同效力待定的特殊情况。


  3)注册商标的转移。商标转让合同成立生效只是表明商标转让合同依法对双方当事人具有了债法意义上的拘束力,受让方具有获得注册商标的请求权,转让方具有获得相应对价的请求权,但是这并不表明注册商标专用权发生了转移。商标转让合同的成立生效是商标专用权转移的合同基础,但是反过来,商标转让合同的成立生效并不必然导致商标专用权的转移。依照绝对权变动的公示和公信的原则,注册商标专用权属于绝对权,其产生是基于商标行政主管机关的核准及公告,其转让同样也应以商标行政主管机关核准并进行公告为公示,并以上述公示产生公信力。


  2、未注册商标转让合同


  一般而言,在我国未注册商标不具有专有性和排他性,非但没有受法律保护的价值,使用时甚至还有冒充注册商标和侵害他人注册商标专用权及其他商业标识(如企业名称、地理标志、知名商品的特有名称、包装、装潢等)权益的法律风险,因此,实践中很少有就未注册商标达成的转让协议。但在两种特殊场景下,未注册商标转让合同或会成立:一是该未注册商标因使用而具有较高知名度和一定影响;二是该未注册商标已经提交注册申请正在等待授权。


  对于第一种未注册商标,因其具有阻却在后商标注册申请的消极价值,[1]以及先用权的积极价值,[2]在被认定为驰名商标时,其甚至具备与注册商标相当的权利,[3]故,这种未注册商标是具有商标法意义的价值的,故而当然具备交换价值。对于第二种未注册商标,因其具有阻却在后商标注册申请的消极价值,[4]以及获准注册的期待价值,故,这种未注册商标也是具有商标法意义的价值的,据此拥有交换价值。前者的转让协议,我们称之为普通的未注册商标转让合同;后者,我们称之为商标注册申请权转让合同。


  二、商标转让中的法律风险


  商标的转让是一项复杂的系统工程,除了合同、标的价值外,还涉及转让过程中以及转让完成后一系列法律风险的识别和防控。


  (一)合规风险


  商标权属于私权,法无明文不得限制商标权人处分其权利。但考虑到商标权往往牵涉公共利益,各国无一例外又对商标转让设定了一些限制措施,如:类似商品使用同一商标的不能分割转让,已经许可他人使用的注册商标不能随意转让,集体商标不能转让,联合商标不能分开转让,共同所有的商标任一共有人不能私自转让等,甚至有的国家还规定了商标连同转让原则,要求商标权人转让其商标时必须连同其营业一并转让。如果忽略了这些法律规定的限制,导致商标转让不符合法律的相关规定,便将引发合规风险。


  需要强调的是,为避免国有资产流失,也为预防母公司通过商标许可或转让从上市公司抽血,涉及商标转让的关联交易必须对拟转让商标进行估值,并且转让价格不得低于评估价值。为了促成交易,有的商标价值明显低估,基于这样的估值而完成的商标转让,合规风险尤其值得注意。


  二)操作风险


  在我国,商标转让适用自由转让原则,商标转让与商标有关的商品生产经营不具有连同关系,商标权利人既可连同其营业转让注册商标,也可将注册商标与营业分开转让,只转让商标权。但实践操作中,商标局对于办理转让注册商标只是要求受让人一方到办理大厅即可,不需要提交书面的商标转让合同。在整个转让程序中,唯一能体现转让人意思表示的法律文件就是由转让人签章的《转让申请/注册商标申请书》。这样的操作设置,可能造成注册商标在商标权人不知情的情况下“被转让”,即由受让人或第三方利用假冒签章而将自有商标非法转让。


  (三)合同风险


  1、一标二卖


  在商标转让人将其注册商标分别转让给不同的受让人的场景下,或将引发合同的效力和违约风险。假如商标转让人与第一个受让人签订商标转让合同之后,隐瞒该事实又与第二个受让人再签商标转让合同,那么第一个商标转让合同成立并生效,而第二个合同则属于可撤销的合同,由受让方享有撤销权。如果第二个商标受让人知道商标已经转让他人的事实,仍然签署商标转让合同或仍然不行使撤销权,那么第二个商标转让合同也有效。根据债权平等原则,任何一个商标受让人都有权请求商标转让人履行商标转让的合同义务。在商标局办理完毕注册商标转让手续后,因履行不能,其他商标受让人只能要求商标转让人承担违约责任。


  2、无偿转让


  商标转让中商标转让人并没有获得任何对价,那么这种商标转让合同应属赠与合同。对于赠与合同,赠与人在赠与财产的权利转移之前可以随时单方撤销赠与。[7]商标权的转移时间是商标主管机关核准并公告之日,因此商标无偿转让合同自签订成立至商标转让公告期间,商标转让人其实可以随时以单方意思表示撤销赠与。


  3、拟转让商标存在瑕疵


  因商标为无体物,其存在的瑕疵只可能是权利瑕疵。当拟转让商标设置了质押、或者已经被许可给其他人使用(并在商标局备案登记)、或者已被查封冻结、或者被其他人提“撤三”或无效申请,商标转让合同均存在较大的履约风险。若拟转让商标虽已被许可给其他人使用,但并未在商标局案登记,则不具备对抗第三人的效力,在不知情的情况下,受让方可不受在先的商标许可合同约束,继受取得注册商标后收回被许可商标使用权,被许可人的利益可以通过追究转让方的违约责任获得救济。


  4、善意取得不适用


  善意取得,指无权处分他人动产的让与人,在不法将其占有的他人动产交付给买受人后,如买受人取得该动产时出于善意,并支付了合理对价,则买受人原始取得该动产的所有权,原动产所有人不得要求受让人返还,以维护交易安全。虽然在我国善意取得的客体已经从动产扩张到不动产,但商标转让依然不适用“善意取得”。北京市高级人民法院认为,擅自转让商标权人注册商标的行为是商标侵权行为,受让人不能因此取得商标权。受让人通过正常商业交易再将该注册商标转让给第三人并经核准公告的,第三人亦不能因此取得该商标权。因此,商标受让人应全链路审查拟转让商标的流转情况,不能仅调查前手取得商标的合法性,以避免合同目的无法实现,不能取得注册商标专用权的法律风险。


*本站所有相关知识仅供大家参考、学习之用,部分来源于互联网,其版权均归原作者及网站所有,如无意侵犯您的权利,请与小编联系,我们将会在第一时间核实,如情况属实会在3个工作日内删除;如您有优秀作品,也欢迎联系小编在我们网站投稿!联系QQ:1026945823

Copyright © 京ICP备17071500号-1 掘金(北京)知识产权代理有限公司.版权所有

关注掘金知产

【掘金知产】商标注册代理|企业商标设计|商标转让网|版权登记|国际商标注册|高新企业认证|知识产权代理
免费服务热线

400-6060-999